试 论 先 用 权 抗 辩
--兼析“建筑用竹胶板模板”专利侵权案
根据《专利法》第11条的规定，专利权人享有排他实施其发明创造的权利，即任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，否则就构成侵权。这里“实施专利”的含义是指制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品；使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依专利方法直接获得的产品；制造、销售、进口外观设计专利产品。但是，专利权属于私权的范畴，同其他民事权利一样，并非在任何情况下都有约束公众的绝对权利，会受到相应限制，即在法定例外情况下实施专利，不必征得专利权人同意，并不构成侵权。这里所述的“法定例外情形”包括专利的“推广实施”（专利法第14条）；专利实施的强制许可（专利法第48、49、50条）和不视为侵犯专利权的4种情形（专利法第63条），其中尤以不视为侵犯专利权中的“先用权原则”在司法实践中最为常见，成为限制专利权，抗辩侵权指控法律依据。
《专利法》第63条第一款第（二）项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权。这就是先用权的含义。先用权是指某项发明创造在申请人提出专利申请以前，若他人已经制造相同产品，使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，在该发明创造被授予专利权后，仍有继续在原有范围内制造或者使用该项发明创造的权利。
先用权是对“先申请制”的一种必要的补救性措施。在唯一实行“先发明制”的美国，废除了先用权原则，因为两者存在抵触。所谓“先申请制”是指对同样的发明创造来说，专利权将授予第一个向专利局提出专利申请的人。然而，先申请制与先发明制相比存在不足之处，即针对某一项发明创造首先提出专利申请的人不一定是首先作出该发明创造的人，也不一定是首先开始实施该发明创造的人。在某人提出专利申请时，有可能已有他人开发研制出同样的发明创造，并已投入人力、物力和资金开始实施该发明创造。在这样的情况下，如果在授予专利权之后禁止先用者继续进行其实施行为，则显失公平。有关先用权的规定正是为了避免出现上述不合理的现象而制定的。由此可见，专利制度中的“先用权”，目的是保护在先使用人就一项发明创造所作的工业投资，不致因为该项发明创造后来被别人取得了专利而受到影响，从而停止实施该发明创造。同理，销售依据先用权制造的产品也不视为侵犯专利权。有必要指出，先用权人对于自己在先实施的技术由于受到他人专利的约束，不得转让给第三者，除非连同所属企业一并转让。换言之，先用权不能通过受让的方式取得。
先用权是对专利权的限制，故对其认定应慎重严谨。先用权的适用条件是：做好了制造、使用的必要准备。必要准备，是指已经完成了产品技术图纸设计和工艺文件，已准备好专用设备和模具，或者完成了样品试制等项准备工作。仅在原有范围内继续制造、使用。原有范围，是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。超出原有范围的制造、使用行为，仍旧构成侵权。
在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。
上述在先实施行为只能是制造相同产品或使用相同方法的行为，不包括进口、许诺销售、销售、使用相同的产品或者依照相同方法直接获得产品的行为。如果专利申请要求了优先权，则上述制造、使用行为应当在优先权日前已经完成。先用权并不是一种单独存在的权利，而仅仅是一种对抗专利侵权指控的抗辩权，它只有在下列情形中才有实际意义：
有人针对一项发明创造申请并获得了一项专利权；
他人在上述专利权的申请日之前已经开始实施该项发明创造或者为实
施该项发明创造做好了必要的准备；
上述实施行为尚未使有关技术内容为公众所知，构成使之丧失新颖性
的现有技术；
先用者在专利申请公开之后或者授予专利权之后继续其实施行为；
专利权人认为先用者的实施行为构成了侵犯其专利权的行为，向有关人民法院起诉或要求专利管理机关予以处理。
在专利侵权诉讼中，通常由原告负举证责任，但在被告用先用权抗辩时，先用权的举证责任在被告。当原告（专利权人）对被告侵犯了其专利权的主张举证完成后，即证明被告未经其许可，实施了具备专利结构、方法或外观的技术方案或设计方案后，他的举证责任已经结束。被告若以其享有先用权为由抗辩侵权指控，则应当提供证明自己在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备的证据，以及仍然在原有范围内继续制造、使用的有关证据。
在司法实践中，常出现被告用证人证言；不对外公开或难以核实、辨认其真伪的技术图纸；不包含结构特征信息的销售凭证等举证享有先用权。由于专利技术方案是由反映其构造、形状或工艺步骤的技术特征限定的，上述证据由于不是公开的或难以核实、辨认其真伪的证据；缺乏反映构造、形状或工艺步骤特征的信息以及受证人主观意识偏差的影响，通常不能直接作为定案的依据，即不能仅据此确认享有先用权。
1992年11月26日，南京林业大学、杭州木材总厂申请了“一种覆膜竹质人造建筑模板”的发明专利。1996年4月6日，中国专利局授予其发明专利，专利号为ZL92107832.3。该专利独立权利要求的内容为，“一种用竹质人造板作基材的建筑模板，其特征是在竹质人造板的上下两个表面都覆以纤维方向与基材表面的纤维方向垂直的木质薄板，再在木质薄板的表面覆以浸渍高分子树脂的纸”。1996年4月18日，南京林业大学、杭州木材总厂许可杭州西湖竹材模板联营公司（以下简称联营公司）实施该专利，许可种类为中国境内独占实施许可。合同同时约定对于侵犯专利权的行为，可由三方共同行使或各自行使诉讼权利。 浙江省德清县莫干山竹胶板厂（以下简称竹胶板厂）于1987年开始研制建筑用竹胶合板模板，同年被列入浙江省科委星火计划开发项目。1990年初，该厂在原产品的基础上又开发出在竹胶合板上覆木单板和纸的“覆面竹胶合板”（该纸浸渍过三聚氰胺树脂及酚醛树脂）。1991年9月，国家模板工程协会通过了竹胶板厂的“竹胶合板模板的施工应用科技成果鉴定”，成果鉴定涉及的竹胶合板模板包括上述“覆面竹胶合板”。该覆面竹胶合板于1991年起由上海市普陀区住宅建筑工程公司、江苏省靖江市建筑安装公司驻沪工程处等单位使用。 1998年7月8日，联营公司向杭州市中级法院起诉，称竹胶板厂侵犯了专利权，要求判令被告停止侵权行为、销毁侵权产品及制造设备，赔偿经济损失60万元，并在《浙江日报》上公开赔礼道歉。竹胶板厂委托浙江翔隆专利事务所以享有先用权抗辩，否认侵权指控。 杭州中院审理后认为，被告的产品与专利权利要求的内容相同，但竹胶板厂在专利申请日前已制造、销售该产品，其在原有范围的继续制造行为不构成侵权，竹胶板厂依据先用权原则提出的抗辩理由成立，判决“驳回联营公司的诉讼请求”。宣判后，联营公司以“竹胶板厂不享有先用权”等为由，向浙江省高级法院上诉，要求撤消原判，依法改判。
二审法院在审理时，对双方提供的证据作了进一步核实，并向有关行业主管机关调取原始证据。法院认为，竹胶板厂在专利申请日之前已经制造并销售与专利技术相同的产品，其在原有范围内继续生产销售该产品，对专利不构成侵权。联营公司的上诉请求不能成立，判决“驳回上诉，维持原判”。
至此，被告用先用权抗辩侵权指控终有定论。
在本案中，被告提供证明自己享有先用权的证据包括：1、浙江省科委《关于下达一九八七年至一九八八年浙江省“星火计划”项目的通知》、《关于印发省科委1989年第一批鉴定计划的通知》；2、中国模板工程协会的《竹胶合板模板的施工应用科技成果鉴定证书》以及该成果鉴定依据的《酚醛胶竹胶合板模板试验报告》等技术文件；3、被告购买模板覆面纸、柳桉单片和烘纸机、抛光机等专用设备的原始购置发票；4、德清县林业局关于烘纸机、抛光机系复纸胶合板模板专用设备的说明；5、上海第七建筑工程公司、上海市普陀区住宅建筑公司、江苏靖江市建筑安装公司驻沪工程处使用被告产品的证明及91年购买被告竹胶合板模板的发票及模板样品；6、德清县计经委《关于同意莫干山竹胶板厂计改项目的批复》；德清县乡镇企业局《关于莫干山竹胶板厂要求计改的报告》以及在该局存档的《竹胶合板开发可行性研究报告》；7、鉴定委员会成员的证人证言。
以上证据包括开发新产品的列项计划，进行技改的可行性研究报告、批复和有关成果鉴定，反映和记载这些特定构造模板的原始技术资料，专用于研制该产品的覆面纸和柳桉木单片的购买发票，为制造该产品购置的专用设备，施工使用单位的证明及留作检验产品质量的模板样品。这些证据来自政府科技管理部门、行业主管部门、技术鉴定单位、施工使用单位和鉴定委员会委员，它们环环相扣、相互印证，形成了完整地证据锁链。
鉴于原告对这些证据的真实性及关联性提出质疑，根据当事人的申请，原审法院的法官赴上海等地，核实施工单位在申请日前是否确已使用过被控侵权的模板；二审法院的法官则赴主管机关核查了档案库里的原始文档，确认是否存在明确记载模板构造特征的技术资料。在形成于1990年元月的“可行性研究报告”中，明确记载着竹胶板厂在1989年已试制出木单片复纸的“覆面竹胶合板”。至此，可以得出如下结论：
1、竹胶板厂已经制造了涉讼模板，即有实施相同专利技术方案的行为；
2、制造行为在专利申请日前已经完成并处于持续状态；
3、目前仍在原有范围内继续制造；
4、竹胶板厂在先制造的涉讼模板，是该厂自己独立研究开发完成的，技术方案是依法原始取得的，与专利权人没有任何关联。
对照《专利法》第62条的规定，竹胶板厂的抗辩理由满足先用权的构成条件，其先于专利申请日的制造行为在原范围内不应受到专利权的约束和限制。否则，竹胶板厂因为他人事后取得专利权而被迫停止制造该产品，甚至还要赔偿损失、公开道歉，有违公平原则和专利法的立法精神。因此，两级法院确认先用权成立，驳回了原告的全部诉讼请求。
运用先用权原则成功抗辩侵权指控的案例并不多见，它不是一种普遍适用的抗辩依据，属于特殊情况下的个例，因为先用权的认定严谨慎重，有着严格的条件，不是仅凭几份证人证言、几张销售凭证或无法核实其真伪的图纸所能奏效的。本案被告充分、真实的证据体系奠定了胜诉基础。正因为如此，两级法院的法官对有关直接证据均作了现场调查核实，直至确信证据真实有效才支持了被告的先用权抗辩主张。