贴牌生产（OEM）中商标侵权及防范
董士慧律师
山东成涛律师事务所
本文完成于2008年09月
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贴牌生产（OEM）中商标侵权及防范
山东成涛律师事务所 董士慧
内容摘要：贴牌生产（OEM）目前是全国盛行的经营方式，全国各地均有不同程度的存在，这种经营方式为我国企业发展提供了难得的机会。但同时，由于它本身存在的弊端使得贴牌生产的企业临着合同履行、商标和著作权侵权等诸多法律问题。本文针对商标侵权问题进行讨论。
关键词：知识产权 贴牌 商标 侵权 防范
正文：
一、贴牌生产的定义及其法律属性
（一）、贴牌生产的定义
贴牌生产（OEM），最早流行于欧美等发达国家，它是国际大公司降低生产成本，提高品牌附加值的一种有效经营方式。OEM是英文Original Equipment Manu***cturer的缩写，意思为原始设备制造商，是指拥有产品名牌的生产者利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发产品，同时控制销售渠道，为了增加产品的产量和销售、降低上新生产线的风险或者为了赢得市场时间，通过合同订购的方式委托其他具有生产资质和能力的同类产品厂家进行生产，并直接贴上自己的品牌商标。国内习惯称为协作生产，三来加工。
（二）贴牌生产的法律属性
贴牌生产的法律属性应定性为承揽关系。根据《合同法》第251条的规定，承揽合同是指承揽人按照定作人的要求完成工作成果，定作人给付报酬的合同。在贴牌生产中，承揽方按照定作方的要求完成一定的工作，交付工作成果，定作方接受工作成果并给付报酬。要求他人完成一定加工行为的品牌拥有者是定作方，按他人要求生产产品的一方为承揽方。因此，在贴牌生产中，实际上是承揽方（贴牌生产企业）按照定作方（品牌拥有者或者使用者）的要求，为其加工生产某种产品，最终将符合定作要求的产品交付给委托方并收取加工费。加工生产过程中，所需要的原材料根据双方合同的约定，由定作方提供原材料，承揽人按照定作的数量和质量交付产品后只收取加工费的合同，一般为加工合同，如自带原材料的成衣制作等。由承揽方根据定作方的要求，使用自己的原材料和技术，为定作人制作特定的产品，一般为定作合同，如定作设备、服装、家具等。产品生产出来后，在产品上标注品牌拥有者的商标。因此，贴牌生产的过程实际为按照定作方的要求委托加工的过程，其法律关系应定性为承揽关系。
1、贴牌生产企业的权利和义务：
按照法律规定和双方合同的约定，贴牌生产企业要按照的定作方所要求的时间、技术指标、质量等完成工作；以自己的技术、设备和劳动力亲自完成工作，如果需要第三方完成，需特别约定；对定作方提供的原材料负责检验、保管、使用；对定作方提供的原材料的来源、组成等负有保密义务；在加工生产过程中接受定作方的检查、监督等；按照合同的约定在指定的地点交付符合质量和数量的产品。
2、定作方的权利和义务：
按照双方合同的约定向生产企业提供原材料、图纸、样稿等技术资料；按约定时间和地点验收并接受工作成果；配合贴牌生产企业完成对产品的检查和验收；按照约定向贴牌生产企业交付报酬和费用；提供自身拥有商标合法使用权的证明文件等。
二、贴牌生产中的商标使用的特殊性
在贴牌生产中，经常需要在产品上加贴定作方要求贴附的商标，因此，在加工过程中的使用他人商标的行为，属于商标使用许可范围。在这种关系之下，定作方是许可方，贴牌生产企业是被许可方。许可他人使用注册商标是《商标法》规定的商标权人的一项重要的权利内容，作为许可方必须是注册商标的所有权人或合法的使用权人。但在贴牌生产中，商标使用行为又与一般的商标使用许可行为不同：
（一）、费用收取方式有本质区别：在商标使用许可关系中，被许可人和许可人之间是商标权利借用关系，许可人出借给被许可人部分商标使用权后收取商标使用费。在贴牌生产中，定作方要向贴牌生产企业支付加工费，一般不涉及商标使用费。
（二）、商标权的处分方式不同：在商标使用许可关系中，商标权人许可被许可人使用的是权利人的商标使用权，被许可人可以在自己制造或销售的商品上使用该商标，对商品及其附着的商标权可一并处分。而在贴牌生产中，贴牌生产企业只负责按定作方的要求生产产品，虽然产品中要贴附商标，但商标权属于定作方，加工方不享有贴牌产品上的商标权利，对商标也没有处分权利。
（三）、备案程序和责任承担主体不同：根据《商标法》第26条第3款的规定，商标使用许可合同应当报商标局备案，因此，商标许可中备案是必经程序，被许可方对生产的产品拥有所有权，自主承担因产品产生的商标侵权、产品质量等法律责任。而在贴牌生产中使用商标的行为是否需要在商标局备案法律并没有明确的要求，定作方虽然不直接生产产品，但却拥有对贴牌产品处置权，并承担商标侵权、产品质量等法律责任。
三、贴牌生产常见的商标侵权问题：
贴牌生产纠纷中，经常出现以下几种情况：
1、定作方不是合法的商标权利人，既不是商标所有权人，也不是商标使用权人。
在这种情况下，贴牌生产企业如果缺乏自我保护意识，未作到合理审查义务，没有要求定作方提供商标所有权证书或商标使用权相关证明，势必存在侵犯商标权的极大风险，卷入假冒他人商标生产商品的侵权行为中。如果定作方的行为构成侵权，那么贴牌生产企业是要承担连带赔偿责任的。
2、定作方允许贴牌生产企业生产和销售目标商标下的商品。
有时候，定作方许可贴牌生产企业使用自己的商标，从中收取商标使用费，而不再支付加工费等费用。这种情况下，贴牌生产企业实际上是贴附目标商标产品的生产者和销售者，贴牌生产
合同转化为商标使用许可合同，加工方实际成为商标使用被许可人。一旦双方的合作关系发生变化，贴牌生产企业则应按照商标许可的程序进行备案，否则易违反法律规定。有时候贴牌生产企业虽然经过了定作方的同意并订立了商标使用许可合同，但在市场上销售时，未在产品的包装上标明自己的厂名和厂址，也违反了相应的法律规定。
3、贴牌生产企业没有经过定作方许可，擅自销售贴牌产品。
有的时候，定作方一方面不但继续要求贴牌生产企业生产贴牌产品自行销售，同时又委托贴牌生产企业销售贴牌产品，双方另行签订委托销售合同。在定作方允许贴牌生产企业销售贴牌产品时，双方又形成了新的生产和销售的关系，贴牌生产企业应当在许可的范围和销售数量内进行，否则不但构成违约，还会构成商标侵权。如果没有经过许可擅自销售贴牌产品，则构成了商标侵权。
4、贴牌生产企业未按照规定进行标注。
《商标法》第26条第2款的规定，“经许可使用他人注册商标的必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地”，这就要求贴牌生产企业按要求标注自己的名称和商品产地，否则也会违反法律规定。
四、贴牌生产企业应当采取的防范措施：
（一）、重视合同的签订。
合同是确定双方权利和义务的有效证据，但有些贴牌生产企业，多数只凭口头约定，连一个最简单的合同都不签订，更不用提内容详尽，责权利明确的合同。因此，在合同中应约定下列条款成为必要：合同双方各自的名称、住所、承揽标的、标的物的数量和质量、原材料的来源及数量、质量要求、报酬、承揽方式、合同履行的期限、地点、方式、验收方法及标准、违约责任等条款。除了以上条款外，还应对商标权做出详尽的规定，约定如果定作方提供的商标涉及到侵权时的责任承担问题，以最大限度地保护自己的权益不受侵害。
（二）、审查定作方的商标权利证明。
由于贴牌生产比其他经营行为更容易导致知识产权纠纷，贴牌生产企业应当时刻注意保护自己，在签订合同前应要求定作方提供合法有效的商标注册证书；提供商标注册复印件时，应由定作方所在地工商管理部门或商标局出具相关的证明文件，以确保定作方是合法的商标使用权人。
（三）、加强贴牌产品的商标标识的标注行为
1、根据我国《产品质量法》、《反不正当竞争法》等法律规定，对生产行为和经营行为均做了详尽的规定。做为贴牌生产企业，在产生贴牌产品时应保证产品标识的真实性、准确性，不得假冒他人的注册商标，不得标注引人误解或虚假的产品标识，不得假冒或冒充注册商标，不得伪造或冒用他人的厂名或厂址，不得伪造或冒用认证标志、名优标志等质量标志，不得伪造产地。贴牌产品及内外包装上标注应当一致。
2、产品标识所使用的文字应在法律框架内进行。
（1）、正确使用中文标注。依照《产品质量法》第二十七条的规定，产品或者其包装上的标识必须在中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址，因此在国内销售的产品应严格使用中文标注。
（2）、贴牌生产的标注特别规定。根据《产品标识标注》第九条明确规定，受委托的企业为委托人加工产品，且不负责对外销售的，在该产品上应当标注委托人的名称和地址，而对于出口的贴牌产品则应根据合同的约定使用相关文字进行标注，否则会承担法律责任。后来国家质检
总局对于贴牌生产的标注又进一步进行了明确，比如对于有生产许可证的企业则需按下列两项规定进行标注，一是如果委托方和被委托方都有生产许可证，在委托方负责全部产品销售时，贴牌生产企业可选择以下两种标注方式：1、产品或其包装上应当标注委托方的名称、地址和被委托方的名称和生产许可证标记、编号；2、产品或其包装上应当标注委托方的名称、地址以及生产许可证标记、编号。二是如果委托方没有生产许可证，在委托有产品生产许可证企业（被委托方）进行生产，委托方负责全部产品销售的，贴牌生产企业应当在产品或其包装上标注委托方的名称、地址，以及被委托方的名称和生产许可证标记、编号。这些规定，在食品生产企业、化妆品生产企业等企业贴牌生产中均进一步做了明确规范。
参考文献：
1、郑成思：《知识产权论》（第三版），法律出版社2003年版，第272页。
2、浙江省高级人民法院课题组：“贴牌生产中商标侵权问题的研究”，载《法律适用》2008年第4期。
3、曹波：“商标侵权案件审理的若干问题”，人民法院出版社，载《知识产权审判前沿》2006年第1期。