专利知识系列讲座
韩晓春
116、外观设计重复授权的构成
禁止重复授权原则在第三次修改专利法之前规定在专利法实施细则第13条，第三次修改专利法将该原则提升到专利法第９条，并且排放在先申请原则之前。专利法第9条第1款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”。根据审查指南的规定，相对于外观设计而言，禁止重复授权原则不仅仅是条款排放的变化，在内容上也有一些变化，变化后的禁止重复原则有如下特点： 1、“同样”的发明创造适用在外观设计上时，范围要窄于原来的范围。根据修改前专利审查指南的规定，细则第13条所述的“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”。而根据修改后2010年专利审查指南的规定，专利法第9条所述的同样的发明创造，“对于外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同”。而如前几讲所述，修改前的“相近似”的范围要大于修改后“实质相同”的范围。即按修改后的规定，有一部分原来按重复授权处理的案件，则不属于重复授权了。
2、重复授权调整范围的变化，对初审影响不大。尽管修改后的审查指南强化了外观设计的初审，但外观设计的初审通常情况下仍不对是否构成重复授权进行审查，故基于审查指南修改前后初审中均少有适用禁止重复授权条款的情况，故禁止重复授权内容上的变化，对初审基本上没有影响（非正常申请属于短期的现象，在此未将其纳入重复授权的情况考虑）。
3、只有在申请日相同的情况下，才适用禁止重复授权原则。在无效程序中，重复授权现象的出现有几种：第一种情况是在先申请授权时在后申请尚未提出，在先申请授权以后，在后同样的申请才提出，出现该种重复授权现象时，在先申请构成在后申请的现有设计，应当以专利法第23条新颖性或创造性的标准来无效在后专利权。原因是23条还包括创造性标准，而创造性标准涵盖的范围要宽于重复授权原则涵盖的范围。第二种情况是在先申请授权公告时，在后申请已经提出，此时在先申请构成在后申请的抵触申请。基于修改后专利法引入了抵触申请制度，并且包括同一申请人，此时应当适用抵触申请的规则来处理。第三种情况是不同申请人在同一日提出先后两个主题相同的外观设计申请，此时，应当由当事人自己选择保留一项专利权，如果不选择保留，两项外观设计专利权均要被无效，适用的法律条款是专利法第9条，即禁止重复授权原则。此种情况也违反先申请原则，但在法律适用上优先适用专利法第9条
第1款。第四种情况是同一申请人同一日提出两个主题相同的申请，如果授权日不同，则要宣告后授权的专利权无效。如果授权日也相同，则要当事人自己选择保留一件专利权，如果不选择，两件专利权均被宣告无效。选择后，将宣告放弃的专利权无效。此时，适用的法律是专利法第9条第1款，即禁重复授
权条款。此种情况下不存在法律适用竟合的现象。因为此种情况下不能适用先申请原则，原因是我国的先申请原则不包括申请人自己，只能适用禁止重复授权原则来无效。因此，我们只能说重复授权是一种现象，对该种现象进行处理可以适用不同的法律条款。但只有在两件申请的申请日相同的情况下，才适用禁止重复授权原则来处理。
4、在无效程序中适用禁止重复授权原则和抵触申请制度时，将造成外观设计的门槛将降低。如上所述的四种情况，只有一种情况在先申请属于现有设计，可以适用专利法第23条第2款来处理，即适用创造性标准来处理。而后三种情况或者是适用抵触申请、或者是适用禁止重复授权规则来处理。但对“抵触申请”和“重复授权”修改后的审查指南给出了新的定义，即限于“相同”或“实质相同”。其外延要窄于修改前的“相同”或“相近似”。逻辑上造成有一部分相近似的外观设计不能被无效掉，修改前禁止重复授权原则还涵盖23条第2款中的第一种情况，即是否与现有设计具有明显区别。因此，从该角度来看，基于审查指南对“新颖性”和“创造性”的划分标准问题，造成虽然整体上外观设计的标准或“门槛”提高了，但在部分问题上则反而降低的现象。当然，从逻辑上讲，修改后的审查指南完全套用了发明和实用新型对现有技术、抵触申请和重复授权定义的逻辑。但这种逻辑是否完全适用于外观设计，基于毕竟造成部分外观设计降低了标准或“门槛”，且漏掉的这部分相互是相似的，是否相互之间构成侵权也成问题。故外观设计套用发明和实用新型制度的相关逻辑是否适当，是值得讨论的。
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