中华商标杂志
“误认”不属于2001年《商标法》十条一款（8）项规制的情形
——BBC“最高挡TopGear及图”商标驳回复审行政诉讼案
一、基本情况
BBC于2011年5月11日在第9类商品上申请了
（包含英文“TopGear”，中文“最高挡”及“齿轮状的图形”）商标，商标局以“使用在‘便携式遥控阻车器’等指定商品上，仅仅直接表示了商品的功能特点，同时使用在‘遥控仪器’等商品上引起消费者误认”为由，依据《商标法》第十条第一款第（8）项、第十一条第一款第（2）项驳回。（注：由于驳回复审决定于2014年5月1日之前作出，本案适用2001年《商标法》。）BBC提起驳回复审，商评委认为该商标未构成 “表示商品的特点”的情形，但“申请商标中含有‘最高挡’，该文字指定使用在‘便携式遥控阻车器’等商品上易使消费者对于该商品的功能和性质产生误认”，构成了第十条第一款第（8）项规定的情形，仍然驳回申请商标的注册申请。
BBC提起诉讼，阐述了“最高挡”中的“挡”指的是与该商标中的英文“Gear”对应的“车的挡位”，并非是与“阻车器”相关的“阻挡”，也不是与“档次、高档”相关的“档”，同时逐一分析了各项指定商品的特点，进而得出申请商标并非是对各项指定商品功能和性质的描述或误导。此外，BBC强调了《商标法》第十条第一款第（8）项是针对有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的商标，商评委所述的“误认”并不适用这一条。一审法院最终认可了上述主张，判定BBC胜诉。商评委不服提起上诉，称申请商标中的“TOP”和“最高”使用在指定商品上易导致消费者混淆误认。在二审诉讼中，BBC强调了申请商标整体的独创性和显著性及商标整体审查的原则，并再次强调申请商标不属于“有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响”的情形。二审法院支持了上述意见，最后维持了原判。
二 、主要做法与经验
首先，本案中申请商标指定的商品除了“便携式遥控阻车器”外还包括“磁带，计算机游戏软件，口述听写机”等其他不类似商品。代理机构在诉讼中明确指出商评委将其在“便携式遥控阻车器”上对申请商标的评审意见一并扩展到其他与“便携式遥控阻车器”差异很大的商品上的做法存在不合理之处，然后逐一分析了每一项商品的功能和特点与申请商标之间为何不会产生误认。其次，代理机构在本案诉讼中强调了根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第三条，判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志构成要素本身是否会对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响，而误认的情形不属于第十条第一款第（8）项规定的情形。
三、案件的典型意义
在2013年《商标法》实施前，第十条第一款第（8）项规定曾一度被用作兜底条款适用于误认等情形，导致该条款与第十条第一款第（7）项在适用上的逻辑混乱。本案一审和二审的判决再次明确了第十条第一款第（8）项规定的适用考虑的是有关标志的文字和图形本身是否有害于社会风尚、公共利益或公共秩序，而不是考虑标志的延伸含义，尤其是误认的情况并不属于该条款规制的范畴。正是因此，2013年《商标法》对第十条第一款第（7）项进行了修订，从而厘清了两个法条间的逻辑关系。
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